●我國企業(yè)面臨的維權(quán)問題，不僅涉及如何保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)，而且更多的是要考慮如何應(yīng)對來自海外的侵犯知識產(chǎn)權(quán)指控。
●只要企業(yè)自己通過評估確認(rèn)，自身商業(yè)行為的后果并沒有直接影響原告在法院所在地的商業(yè)利益(以具體的州為界)，則可以打管轄權(quán)訴訟。
●企業(yè)要根據(jù)實際需要選擇在海外設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)或開展商業(yè)活動�；谀７律踔脸u生產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)，更不要急于走向所謂的國際市場。
隨著我國企業(yè)及其產(chǎn)品逐步走向國際市場，涉及知識產(chǎn)權(quán)的海外維權(quán)問題已經(jīng)被提上議事日程。與美日歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的企業(yè)相比，我國企業(yè)面臨的維權(quán)問題不僅涉及如何保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)，而且更多的是要考慮如何應(yīng)對來自海外的侵犯知識產(chǎn)權(quán)指控。我們可以近期美國法院審理的兩起涉及我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)案件為引線，討論中國企業(yè)在海外遭遇知識侵權(quán)指控時的應(yīng)對策略。
兩個中國企業(yè)被訴案例
【玲瓏輪胎案】
山東招遠(yuǎn)的玲瓏輪胎股份有限公司與阿聯(lián)酋迪拜的Al Dobowi，Ltd.公司合作生產(chǎn)一種礦山機(jī)械用橡膠輪胎并銷往美國，被美國佛羅里達(dá)州的TIRE ENGINEERINGAND DISTRIBUTION，LLC，d/b/a Alpha TyreSystems，d/b/a Alpha Mining Systems以侵犯版權(quán)、侵犯商標(biāo)權(quán)、商業(yè)共謀等為由訴至美國弗吉尼亞州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院。在陪審團(tuán)裁定各項指控均成立的前提下，一審法院判決支持了原告的訴訟主張，判令兩被告共同向原告承擔(dān)2600萬美元的賠償及高達(dá)63萬美元的律師費。兩被告不服一審判決，上訴至美國聯(lián)邦第四巡回法院。上訴法院經(jīng)過審理，部分撤銷了一審法院的判決，包括一審法院關(guān)于被告侵犯原告商標(biāo)權(quán)及構(gòu)成商業(yè)共謀的指控，但仍然支持了一審法院判決的2600萬美元的損害賠償判決。
【華測認(rèn)證案】
原告是美國的LABTEST INTERNATIONAL，INC.，d/b/a Intertek Consumer Goods North America，簡稱Intertek，是一家在美國特拉華州注冊的，向消費品產(chǎn)業(yè)提供產(chǎn)品檢驗、測試及認(rèn)證服務(wù)的公司。被告是我國深圳的CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORP.(深圳華測鵬程國際認(rèn)證有限公司，簡稱“華測認(rèn)證”或CTI Certification，原為CQC深圳評審中心)，與原告同屬于產(chǎn)品檢測與認(rèn)證服務(wù)提供商。原告在我國舉辦的博覽會上發(fā)現(xiàn)，被告散發(fā)的一些資料實際上是未經(jīng)許可復(fù)制原告享有版權(quán)的培訓(xùn)資料。與此同時，被告網(wǎng)站上還聲稱提供一些培訓(xùn)課程，其中使用的教材也是未經(jīng)許可復(fù)制的原告的資料。于是，原告便向美國康涅狄格地區(qū)的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟，指控被告侵犯了其受美國版權(quán)法保護(hù)的資料。被告以其行為發(fā)生于中國，因而美國聯(lián)邦地區(qū)法院沒有管轄權(quán)為由提出異議。法院經(jīng)審理支持了被告的管轄異議。原告不滿康涅狄格州聯(lián)邦地區(qū)法院的一審判決，又以相同訴由向位于美國伊利諾伊州的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。被告在提出管轄權(quán)異議的同時提出反訴，以原告的行為構(gòu)成濫訴(vexatious litigation)為由，請求法院判決原告賠償其為在康涅狄格州應(yīng)訴而支出的律師費。伊利諾伊州聯(lián)邦地區(qū)法院判決支持了被告的管轄異議，但以沒有證據(jù)證明原告的行為構(gòu)成濫訴為由，駁回了被告要求原告承擔(dān)其前訴律師費的主張。
以上兩個案件的被告均涉及我國企業(yè)，而且被指控的侵權(quán)行為都發(fā)生在我國。雖然被告均提出了管轄異議，但第一個案件的管轄異議未獲法院支持，第二個案件兩次立案后，法院均以美國法院沒有管轄權(quán)為由駁回了原告的訴訟。
為何玲瓏的管轄異議被駁回而華測的異議則被支持
法院的管轄可分為對人的管轄(或稱屬人管轄)和對物的管轄(或稱屬地管轄)兩類。
兩個案件中，作為被告的兩個中國企業(yè)均以受案法院沒有“對人管轄權(quán)”為由提出抗辯。因此，我們需要了解美國法院是如何確定“對人管轄權(quán)”的。
通常情況下，對人的管轄的確立，首先要考查的是被告的國籍與住所。一旦案件涉及的被告不是法院地的國民(包括公民及居民)，從主體上說，該案就屬于涉外案件；法院要主張對人的管轄，就構(gòu)成了美國法上的域外管轄或長臂管轄。雖然美國各州關(guān)于長臂管轄的立法并不完全相同，但都必須與美國憲法確立的“正當(dāng)程序”原則相一致。某些案件的法官甚至解釋說，判斷長臂管轄能否成立，最終實際上就是要看法院行使管轄權(quán)是否符合美國《憲法》第14修正案確立的“正當(dāng)程序”原則。
由于域外管轄或長臂管轄的初始目的是方便本國國民的訴訟，并且通過本國法院的管轄，最大限度地保護(hù)本國國民的利益，所以在傳統(tǒng)上，美國法院在接到原告起訴后，都會盡可能找到其得以行使管轄權(quán)的理由。為此，“最低聯(lián)系”原則逐漸被確立。
所謂最低聯(lián)系，就是要求法院在行使對案件的管轄權(quán)時，至少應(yīng)當(dāng)有一個起碼的門檻。美國最高法院在相關(guān)案件中確立的標(biāo)準(zhǔn)通常會被美國法院援引來認(rèn)定最低聯(lián)系，即一般管轄+具體管轄的雙重審查。只有當(dāng)兩個標(biāo)準(zhǔn)都符合時，法院才可以行使管轄權(quán)。
在玲瓏輪胎案中，法院并沒有找到被告在當(dāng)?shù)負(fù)碛谢蜃赓U房產(chǎn)，或者擁有生產(chǎn)設(shè)施的證據(jù)，也沒有證據(jù)表明被告在當(dāng)?shù)毓陀昧酥苯訌氖律a(chǎn)或銷售的雇員，僅僅發(fā)現(xiàn)被告曾在當(dāng)?shù)嘏c原告的前雇員進(jìn)行接觸，并從其手中獲得了原告的設(shè)計圖，并發(fā)現(xiàn)該雇員從原告公司離職后自己在當(dāng)?shù)亻_辦了事務(wù)所，且與被告之間存在實質(zhì)性的聯(lián)系。除此之外，被告與法院地的聯(lián)系就是將侵權(quán)產(chǎn)品銷售給當(dāng)?shù)氐挠脩�。這意味著被告與法院地之間的聯(lián)系實際上并沒有達(dá)到“連續(xù)且系統(tǒng)”的程度。
在華測認(rèn)證案中，伊利諾伊州聯(lián)邦地區(qū)法院考慮的因素包括：被告是否在該州擁有或者租賃有房產(chǎn)？被告在該州是否擁有固定的設(shè)施？以及被告在該州是否雇用了雇員？經(jīng)審理，法院認(rèn)定，這三個問題的答案都是否定的。
當(dāng)然，為了傾向于行使管轄權(quán)，自20世紀(jì)80年代開始，在不涉及國家和政府利益時，美國法院在涉及包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的侵權(quán)案件時，引入了另外一個考量標(biāo)準(zhǔn)，即意欲受益(purposefully availment)標(biāo)準(zhǔn)。
在玲瓏輪胎案中，由于法院已經(jīng)認(rèn)定被告有意利用在弗吉尼亞州開展活動的優(yōu)勢，所以在涉及對人管轄問題時，法院特別強(qiáng)調(diào)，被告系外國公司這一事實本身并不能說明對其實施管轄構(gòu)成對被告的負(fù)擔(dān)。在這一論斷的前提下，法院又刻意指出，被告是在弗州會見的原告前雇員；該雇員從弗州竊取了原告的輪胎設(shè)計；被告還雇用該雇員在弗州開設(shè)了設(shè)計事務(wù)所，并與該雇員之間有著實質(zhì)性的往來。這一切都是為了最終認(rèn)定被告具備了與該州的最低聯(lián)系，從而允許該允州的聯(lián)邦地區(qū)法院對其實施屬人管轄。
而在華測認(rèn)證案中，法院認(rèn)為，只有以下三個條件都具備時，法院才能對被告行使屬人管轄權(quán)：(1)被告實施了愿意的侵權(quán)行為；(2)該行為的目標(biāo)明確指向了法院地；(3)被告知道其行為將會導(dǎo)致原告受傷害。由此可見，法院在該案中對被告的主觀狀態(tài)給予了非常高度的關(guān)注。審理過程中，原告也曾提供若干證據(jù)，試圖證明被告與法院地存在各種各樣的聯(lián)系，但法院最終卻以沒有管轄權(quán)為由駁回了原告的起訴。
另外，兩個案件的法院還考慮了另外一個問題，即對被告行使屬人管轄是否符合“合理原則”或“傳統(tǒng)的公平正義”原則。
是否直接影響了美國的商業(yè)是案件管轄的關(guān)鍵
從兩個案件可以看到，雖然兩個案件的案情確有些不同，但從旁觀者的角度來看，兩個案件之間的區(qū)別也并非很大，但美國法院的判決結(jié)果卻大相徑庭。
這兩個案件的實質(zhì)性區(qū)別就在于：第一個案件中被告的行為后果直接影響了美國的商業(yè)，即被告的侵權(quán)產(chǎn)品直接替代了原告的產(chǎn)品，從而使原告喪失了大量的營利機(jī)會。這也是陪審團(tuán)在法官并不完全同意的情況下支持了原告全部指控的根本原因，并直接導(dǎo)致了法院在駁回原告部分侵權(quán)指控的情況下幾乎全部支持了原告的賠償請求。第二個案件的被告雖然也未經(jīng)許可而復(fù)制了原告享有著作權(quán)的資料，但這種復(fù)制的后果并沒有直接影響到美國的商業(yè)，因而法院認(rèn)定被告與法院地之間缺乏足夠的聯(lián)系，對被告實施管轄有違公平正義原則。
另外，從現(xiàn)有資料上看，兩個案件的當(dāng)事人在訴訟過程中向法院提供的證據(jù)都非常細(xì)致和具體，尤其是原告方面的證據(jù)幾乎觸及到被告商業(yè)活動的全部細(xì)節(jié)，包括公開的和秘密的活動。
應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)官司應(yīng)注意的問題
根據(jù)以上介紹和分析，特提醒我國企業(yè)，當(dāng)遭遇外國企業(yè)在外國提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟時，應(yīng)當(dāng)注意以下幾個細(xì)節(jié)方面的問題：
□判斷能否就案件本身的合法性提出質(zhì)疑，能否打贏管轄權(quán)訴訟。
只要我們自己通過評估確認(rèn)，自身商業(yè)行為的后果并沒有直接影響原告在法院所在地的商業(yè)利益(以具體的州為界)，即使企業(yè)在該地有房產(chǎn)或者其他設(shè)施，或者與該地存在其他商務(wù)聯(lián)系，仍然可以打管轄權(quán)訴訟。當(dāng)然還需要說明的是，打贏國外的管轄權(quán)訴訟也并不等于萬事大吉，因為權(quán)利人在中國起訴同樣可能勝訴。
□不論提出何種抗辯，必須做到實話實說，不能說謊，也不能隱瞞事實。
西方文化中有兩句話是必須牢記的：一句是“講實話的成本最低”；另一句是“說出事實的一半無異于撒謊”。而不論是直接撒謊，還是隱瞞部分事實，一旦被認(rèn)定，都會給自己帶來直接的不利后果。這一點與中國的爭議解決機(jī)制完全不同。在中國，即使一方當(dāng)事人直接撒謊，裁決機(jī)構(gòu)也不能直接據(jù)此作出對其不利的裁決結(jié)果，而只能是基于現(xiàn)有證據(jù)進(jìn)行裁決。
□訴訟準(zhǔn)備工作一定要做實、做細(xì)。
更重要的是，各項證據(jù)準(zhǔn)備工作一定要在開庭前完成，而不能像擠牙膏一樣根據(jù)所謂的需要臨時拼湊或分時提交證據(jù)。在美國法院審理的案件中，相當(dāng)一部分案件的事實部分是需要陪審團(tuán)作出裁決的。不但撒謊會被裁決敗訴，提供的證據(jù)或者闡明的事實不充分、不及時，也可能給陪審團(tuán)留下不誠實、不負(fù)責(zé)任的印象，從而在事實裁決部分作出不利的結(jié)論。
□不要盲目進(jìn)入海外市場，尤其是自己沒有足夠的知識產(chǎn)權(quán)儲備。
要根據(jù)實際需要選擇在海外設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)或開展商業(yè)活動�；旧匣谀７律踔脸u生產(chǎn)產(chǎn)品時，更不要急于走向所謂的國際市場。雖然知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)具有嚴(yán)格的地域性，我國企業(yè)可以理直氣壯地在國內(nèi)使用那些不受我國專利法保護(hù)的外國專利，但如果相關(guān)產(chǎn)品被輸出到專利保護(hù)國，生產(chǎn)者的行為同樣會被指控為侵權(quán)。而涉及到著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)時，在自動保護(hù)及制止不正當(dāng)競爭已經(jīng)成為各國普遍接受的法律制度的情況下，所謂的地域性已經(jīng)變成只是學(xué)理意義上的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)邊界。加之許多國家的法院都已經(jīng)開始實施長臂管轄制度，在任何國家完成的侵權(quán)行為都有可能成為權(quán)利人所在地法院審理的理由。